Dr. Fernando J. Echegaray Daleccio*

 I. Introducción

Los secretos mercantiles son sumamente importantes para el mundo empresarial, toda vez que garantizan la estabilidad y continuidad de los negocios en marcha. Esto, porque es un derecho que permite a su titular excluir a otros del uso, beneficio y la explotación comercial de un artículo, una fórmula o un producto sin requisitos onerosos o poco usuales; por ejemplo, que la técnica para desarrollar el producto o el medicamento sea nueva y no obvia para concederse una patente (lo cual sería un derecho de exclusión muy parecido, pero difícil de conseguir). Casi toda información comercial o industrial que no está en domino público cualifica para ser protegida por estas leyes de secretos de negocios, siempre que los bienes inmateriales tengan un valor real o potencial para sus dueños y que conformen los requisitos establecidos por estas leyes de protección de secreto mercantil.

En Puerto Rico, se promulgó la Ley Núm. 80−2011 conocida como Ley para la Protección en relación con Comerciales e Industriales de Puerto Rico (en lo sucesivo, “LSC”),[1] utilizando como referencia un modelo de ley creado por la Uniform Law Commission (en lo sucesivo, “ULC”)[2] conocido como Uniform Trade Secret Act (en lo sucesivo, “UTSA”)[3] que ha tenido una gran aceptación por casi la totalidad de los estados y territorios de los EE.UU.[4] La adopción de este prototipo de ley armoniza el ordenamiento jurídico de la isla con el de los estados, según surge del último párrafo de la Exposición de Motivos de esta ley, que lee como sigue:

Esta Asamblea Legislativa entiende que Puerto Rico se incluya entre las jurisdicciones que han reconocido la importancia de regular y proteger este tipo de información, brindando así una mayor estabilidad y tranquilidad a los dueños de los mismos para llevar a cabo y desarrollar sus operaciones en nuestra Isla. Por ello, la presente medida sigue el modelo del Uniform Trade Secrets Act (UTSA), promulgada por la Junta de Comisionados para Promover la Uniformidad de Legislación en los Estados y Territorios de la Unión, mejor conocida por sus siglas en inglés, ULC (Uniform Law Commission). Entre las ventajas de aprobar estatutos uniformes, se destaca armonizar nuestro derecho con los diversos Estados de la Nación en aquellos asuntos donde la uniformidad del derecho sea convenientemente viable desde un punto de vista jurídico. Tal actuación imprime mayor certeza al intercambio económico entre los Estados, a la vez que posiciona a Puerto Rico en un escenario de competitividad con el resto de los mismos en lo que atañe a las protecciones que brinda nuestro foro para generar actividad económica. Al estar aprobada esta medida uniforme en unos 45 Estados de la Nación,[5] en lo que respecta a secretos de negocio, se estimula el intercambio comercial entre las personas o negocios de estos Estados y Puerto Rico.[6]

A continuación, trataremos dentro de la limitación de este artículo ilustrar al lector sobre las ventajas y desventajas que conlleva para el titular de una información comercial provechosa, proteger su fórmula, técnica o producto con un derecho de propiedad dotado de una facultad de exclusión con alcance erga omnes (o sea, un derecho de uso oponible frente a todos los participantes del mercado).[7]

II. Sobre la evolución del derecho de protección del secreto comercial

La regulación de la información confidencial comercial e industrial es un derecho novel en comparación con los derechos de excluir a otros vigentes (como las leyes de autor, patente y marcas[8]), surgió de la “Revolución Industrial”.[9] En los Estados Unidos el desarrollo de las leyes de secretos comerciales comenzó con el caso de Vickery v. Welch,[10] en el año 1837. Este derecho es de amplio alcance, ya que casi toda información comercial o industrial que contenga un valor actual o potencial o derive una ventaja comercial para su titular (la cual no sea de conocimiento común) y configure los demás requisitos establecidos por ley puede protegerse como un secreto mercantil. El Tribunal Supremo del estado de Iowa en US West Communications, Inc., v. Office of Consumer Advocate, expresó al respecto lo siguiente: “Trade secrets can range from customer information to financial information, to information about manufacturing processes to the composition of products. There is virtually no category of information that cannot, as long as the information is protected from disclosure to the public, constitute a trade secret”. [11]

La categoría de información que se puede proteger es de todo tipo, por ejemplo: (i) la receta de un pastel o de un pan de hornear o como se protege la del famoso condimento de once (11) especies que utiliza Kentucky Fried Chicken en sus productos de pollo; o (ii) las fórmulas de bebidas gaseosas (como Coca-Cola y otras); o (iii) diseños innovadores que cualifican o no para patentes, entre muchos otros.

A diferencia de las patentes que requiere registrarse en la oficina del United States Patent and Trademark Office (en adelante “USPTO”)[12] el producto o la fórmula que se pretende mercadear exclusivamente en el comercio bajo la protección de las leyes de secretos comerciales (o sea, bajo otro derecho de exclusividad) se realiza sin la obligación de registrar la información técnica ante alguna agencia gubernamental. Siguiendo la comparación con las patentes, las cuales expira el derecho de excluir a otros a los veinte (20) años (en el caso de las patentes de utilidad y las de diseños a los quince (15) años) la protección de la información mercantil a través de las leyes de secretos comerciales es a perpetuidad; siempre y cuando conformen los requisitos estatuidos en estas leyes en el estado o territorio que se lleve a cabo el uso exclusivo de la información comercial. Ahora bien, una vez se conoce el secreto se extingue este derecho de protección. Por lo cual, es de suma importancia que los titulares de estos secretos establezcan medidas cautelares que eviten la divulgación no consentida de esta información mercantil.

En Puerto Rico, como mencionáramos, esta protección comercial está regulada por la LSC, sin embargo, siendo una ley tan relevante para los comerciantes e industriales puertorriqueños hasta el presente no ha generado casi doctrina ni jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico. A la fecha en que estamos presentando este artículo existen pocos precedentes judiciales emitidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (en adelante “TSPR”), sobre esta figura jurídica. El más relevante hasta ahora es Ponce Advance Medical Group Network, Inc., Peticionaria v. Carlos Y. Santiago González, et al.[13] La controversia que atiende este caso está relacionada al derecho procesal y versa sobre: (i) el privilegio que ostenta el dueño de un secreto de negocio para evitar su divulgación a tenor con la Regla 513 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 513; y (ii) el artículo 11 de la LSC, sobre la conservación del secreto (lo cual discutiremos más a fondo en el epígrafe X). Por otra parte, existen diversas decisiones persuasivas sobre el particular de los Tribunales de Apelación (como en los casos: Robles Carmona v. Rivera Beltrán,[14] Mercado v. Starwood Hotels & Resorts Worldwide,[15] Martínez v. De Jesús y otros).[16]  Sin embargo, hacemos la salvedad que las adjudicaciones (o decisiones) de este foro apelativo –al igual que las del Tribunal Supremo–han sido muy limitadas con relación a resarcir a un titular de un secreto de negocios por los daños sufridos, a consecuencia de la divulgación no autorizada del secreto o la pérdida de la información confidencial. [17]  

Dado el hecho de que la LSC (como mencionáramos) proviene de la UTSA y la poca jurisprudencia que subyace en el territorio puertorriqueño sobre esta materia, utilizaremos –como parte del derecho comparado incluido en este trabajo– las leyes y los precedentes judiciales estadounidenses en esta área de la confidencialidad comercial. Criterio que utiliza nuestro más alto foro al “observar regularmente a otras jurisdicciones y cómo han interpretado otros estatutos que son similares al estatuto particular que el TSPR está interpretando”,[18] según se expresó el Tribunal de Apelación Federal del Primer Circuito en TLS Mgmt. & Mktg. Servs., LLC v. Rodríguez-Toledo,[19] en un caso relacionado a secretos comerciales, observemos:

P.R. Laws Ann. tit. 10, § 4132. This is similar to the definition in the Uniform Trade Secrets Act (“UTSA”) on which the Trade Secret Act is based. The statutory definition requires proof that the alleged trade secret (1) was distinct from general knowledge; (2) was not readily ascertainable; (3) had independent value; and (4) was subject to reasonable security measures.

The Puerto Rico Supreme Court has not further illuminated the elements for proving trade secret misappropriation. However, the Puerto Rico Supreme Court generally looks at the law of other jurisdictions that have adopted a uniform act when interpreting Commonwealth law that was modeled after the same uniform act … TLS  [TLS Management And Marketing Services, LLC] admits that “[t]he Supreme Court of Puerto Rico does regularly look to other jurisdictions and how they’ve interpreted other statutes that are similar . . . to the particular statute in Puerto Rico [that] the Supreme Court is interpreting. “We thus consider court cases from other jurisdictions that have adopted the UTSA in determining whether TLS proved its trade secret claims.[20]

Por otra parte, en nuestra jurisdicción también aplica la ley federal conocida como el “The Defend Trade Secret Act”[21] (en adelante “DTSA”), la cual agregó protección federal a los secretos comerciales. Ya estos secretos estaban protegidos a nivel federal, pero en el área penal por la ley federal llamada “The Economic Espionage Act of 1996” (en lo sucesivo, “EEA”),[22] la cual fue enmendada por la DTSA. Esta ley federal amplió el derecho de secretos comerciales más allá de sus raíces tradicionales en la doctrina de los derechos estatales. El DTSA representa la expansión más significativa de participación (por lo menos luego de la USTA) de esta ley de propiedad intelectual en la jurisdicción federal.[23]  Como dato importante, en este estatuto federal ha sido la intención del Congreso expresamente de no ocupar el campo ni desplazar (preemption) ninguna de las leyes estatales y territoriales sobre secretos comerciales. Claramente, esto no exime el hecho que si en alguna de estas leyes se incluye un precepto o regla que: a) cause que sea imposible para una parte privada cumplir con ambos requisitos, estatales y federales; o b) la ley estatal sea un obstáculo para el logro y ejecución de la totalidad de los propósitos y objetivos del Congreso; podría quedar desplazada bajo la doctrina de desplazamiento conflictivo (conflict preemption) por virtud de la Cláusula de Supremacía.[24]

A continuación, estableceremos los fundamentos básicos que requiere cualquier tipo de información comercial o industrial para catalogarse como secreto de negocio en Puerto Rico.

III. ¿Cuál es la información que se puede proteger?

El artículo 2 (a) de la LSC define −para efectos de esta ley− que es “información”, el cual lee como sigue: “Conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen. Incluyen, pero no se limitan a, cualquier fórmula, compilación, método, técnica, proceso, receta, diseño, tratamiento, modelo o patrón”.

Nótese que la primera oración concurre en parte con una de las definiciones que establece la Real Academia Española (en lo sucesivo, “RAE”) para la palabra “información”, observemos la descripción parecida: “Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada”.[25] Desde el  punto de vista de los secretos mercantiles, nos parece más apropiado definir la palabra “información” como:  la “adquisición de conocimiento” que beneficia al poseedor sobre una materia determinada. Indudablemente, son los propietarios de los secretos empresariales los cuales se benefician del conocimiento adquirido excluyendo a otros de su uso, beneficio y la explotación comercial del producto, fórmula, técnica, etc.

La próxima oración surge de la definición, con ciertas variantes, establecida para estos secretos por el UTSA que dispone: “(4)Trade secret means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that . . .”.[26] Esta definición, desde el punto de vista de este autor es muy limitada en comparación con la descripción que se incluye sobre el particular en la EEA (enmendada por la DTSA)[27] y, por ejemplo, si la comparamos con la definición que se incluye en la ley de secretos comerciales del estado de Texas, observemos:

Trade secret“ means all forms and types of information, including business, scientific, technical, economic, or engineering information, and any formula, design, prototype, pattern, plan, compilation, program device, program, code, device, method, technique, process, procedure, financial data, or list of actual or potential customers or suppliers, whether tangible or intangible and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if . . . [28]

 Nótese que en esta ley comienza la definición de secreto comercial (similar a la DTSA) reconociendo que “todas las formas y tipos de información” pueden catalogarse como confidencial, por lo cual, es mucho más abarcadora que la descripción establecida en la UTSA y la LSC. Sin embargo, tenemos que resaltar que el artículo 2 (a) de la LSC no limita la información que puede considerarse confidencial en términos comerciales o industriales, toda vez que la lista incluida en este precepto no es taxativa.

Un dato curioso con la ley de Texas es que considera literalmente como secretos empresariales “listas de actuales o potenciales clientes o suplidores”. En el caso de la LSC no lo contempla, pero no vemos impedimento alguno por el cual no podría considerarse estas listas como secretos de negocio en la jurisdicción puertorriqueña. Si estas listas derivan un valor económico independiente (actual o potencial), no sean de conocimiento común, estén sujetas a medidas razonables de seguridad y a todos los demás requisitos aplicables de la LSC.

En síntesis, toda información comercial o industrial que no sea de conocimiento común (o sea, que no esté en dominio público) y beneficie a su titular cualifica para la protección como un secreto mercantil, siempre y cuando conforme los parámetros requeridos por la LSC.

IV. ¿Qué se considera un secreto comercial?

En el artículo 3 de la LSC se detalla qué es un secreto comercial o industrial en el territorio puertorriqueño, observemos:

Se considera un Secreto Comercial, o Secreto Industrial toda información:
a) de la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y
b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad.
Será también parte del Secreto Comercial toda información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo.[29]

El texto de los incisos 3 (a) y (b) de esta ley son una copia literal (con ciertas variaciones) de las condiciones que establece la UTSA y la DTSA para considerar una información como “secreta” en términos comerciales. Sobre esto, bajo la DTSA, el Tribunal de Apelaciones Federal del Noveno Circuito en Inteliclear, LLC v. ETC Global Holdings, Inc. dispuso:

The information must derive independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure of use of the information. Therefore, the definition of trade secret consists of three elements: (1) information; (2) that is valuable because it is unknown to others; and (3) that the owner has attempted to keep secret.[30]

El TSPR en Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Carlos Y. Santiago González, et al, bajo el mismo raciocinio dispuso, lo siguiente:

El Art. 3 de la Ley 80-2011, 10 L.P.R.A. § 4132, dispone que un secreto comercial es toda aquella información (1) de la cual se deriva un valor actual, un valor potencial o una ventaja económica; (2) que no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados; y (3) que se ha mantenido confidencial a través de medidas razonables de seguridad.[31]

En relación con el artículo 3 (a) de esta ley, en primera instancia la información debe rendir una ventaja económica a su titular sobre terceros.[32] Los tribunales del estado de California han sido consistentes en establecer que no se requiere un estándar elevado para determinar si una información confidencial mercantil deriva un valor económico independiente.[33]

El propietario de un secreto puede demostrar su valor económico mediante evidencia circunstancial que pruebe los recursos invertidos en producir la información, las precauciones ejercitadas para proteger el secreto y la disposición de otros a pagar por su uso. El Tribunal Federal para el Distrito Norte de California en Cisco Sys. v. Wilson Chung,[34] dispuso lo siguiente:

 To have independent economic value, a trade secret must be sufficiently valuable and secret to afford an actual or potential economic advantage over others.[35] A plaintiff may show independent economic value by circumstantial evidence of the resources invested in producing the information, the precautions taken to protect its secrecy, and the willingness of others to pay for its access.[36]

Por otra parte, se puede configurar el valor independiente de la información comercial, para catalogarlo como confidencial, con los resultados de una investigación extensa y costosa que pruebe que cierto proceso no funcionará. Claro está, siempre que se cumpla con los demás requisitos establecidos por ley.[37] En este sentido, el último párrafo del artículo 3 de la LSC considera como secreto comercial “toda información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo”. Bajo este precepto se pretende proteger la inversión realizada por el titular de la información como consecuencia de los intentos fracasados durante el desarrollo del artículo, la fórmula o el producto, etc. Nótese que esta norma se circunscribe a proteger la información generada durante la etapa de desarrollo (digamos) de una técnica o producto fallido. 

Lo referente al artículo 3(b) de esta norma, sobre las medidas razonables de seguridad requeridas, se abordará en conjunto con el artículo 4 de esta ley en el epígrafe a continuación. 

V. Medidas de seguridad mínimas

Es nuestra opinión, que el criterio más relevante que debe considerar el propietario de un secreto empresarial –para conservarlo– es evitar la divulgación (sin condiciones de seguridad) de la información comercial o industrial, toda vez que el secreto “una vez conocido” deja de existir al entrar en dominio público conforme la política pública estadounidense sobre la libertad de copiar o imitar todo lo que no esté protegido por un derecho de exclusividad (que posee un participante del mercado). Por esto, es importante establecer medidas razonables de seguridad para mantener la confidencialidad de la información. El artículo 3 (b) de la LSC se refieren a estas salvaguardas razonables que deben tomar en consideración los propietarios de una información confidencial para que la misma sea catalogada como “secreta” al amparo de esta ley.

Por otra parte, el artículo 4 de esta norma, es más específico al establecer una lista no taxativa de “medidas de seguridad” que deben considerar proveer los propietarios de este “derecho comercial de excluir a otros”.  Lo cual encontramos muy atinado, que el legislador, estableciera como mínimo unos parámetros razonables de seguridad facilitándole a los tribunales más objetividad a la hora de adjudicar (o determinar) si tal información se puede o no catalogar como “secreta” en términos mercantiles. Este artículo expresa sobre el particular lo siguiente:

Las medidas razonables de seguridad son aquellas medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares. Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.

Las medidas que se pueden considerar como razonables para mantener la confidencialidad del Secreto Comercial incluyen, pero no se limitan a:
a) no divulgar la información a individuos o entidades no autorizadas a tener acceso a la misma;
b) limitar la cantidad de personas autorizadas a acceder la información;
c) requerir a los empleados de la empresa autorizados a acceder la información, el firmar acuerdos de confidencialidad;
d) guardar la información en un lugar separado de cualquier otra información;
e) rotular la información como confidencial;
f) tomar medidas para impedir la reproducción indiscriminada de la información;
g) establecer medidas de control para el uso o acceso de la información por parte de los empleados;
h) implementar las medidas tecnológicamente disponibles al publicar o transmitir la información a través del Internet, incluyendo el uso de correo electrónico, páginas en la red, foros de discusión y cualquier otro medio que sea equivalente.[38]

Esta lista no taxativa de medidas de seguridad que el legislador ha determinado que son razonables para demostrar la protección adecuada de un secreto no tiene que implementarse en su la totalidad para comprobar los esfuerzos razonables realizados por el titular del secreto.[39]

El modelo de la UTSA no considera una lista de medidas de seguridad para mantener la confidencialidad de la información (tampoco la DTSA)[40] ni define que son “medidas de seguridad razonables”.[41] Simplemente se refiere a “esfuerzos razonables” para mantener el secreto que incluyen: (i) informar a los empleados sobre la existencia de un secreto comercial; (ii) limitar el acceso a tal información confidencial basado en la necesidad de conocer (“need to know basis”); y (iii) controlar el acceso a la planta o instalaciones donde ubica tal información.[42]

En los comentarios incluidos por la ULC (en la UTSA) con relación al esfuerzo que se espera para mantener confidencial la información, esta se supedita a aquellas que “sean razonables bajo las circunstancias”. Los tribunales no exigen que se adopten procedimientos extremos e indebidamente costosos para proteger los secretos comerciales. El Tribunal de Apelaciones Federal del Decimo Circuito en Hertz v. Luzenac Group, se expresó claramente en este sentido, observemos:

In order to claim protection of a trade secret, the owner thereof must have taken measures to prevent the secret from becoming available to persons other than those selected by the owner to have access thereto for limited purposes. Such measures must be reasonable under the circumstances to maintain its secrecy. However, extreme and unduly expensive procedures need not be taken.[43]  

En la jurisdicción estadounidense se han reconocido como “medidas de seguridad razonables” para mantener en secreto el diseño de un producto: (i) colocar verjas alrededor de las plantas donde ubica tal diseño; (ii) instalar puntos de controles de seguridad; (ii) prohibir la toma de fotografías durante las visitas a la planta; (iv) requerir permiso previo para visitar las instalaciones; (v) exigir a los suplidores que mantengan en secreto la información confidencial; (vii) suscribir acuerdos de no divulgación con suplidores y empleados; (viii) establecer guías de política de seguridad sobre la información que requiera que los empleados protejan, entre otras medidas.[44] 

En relación con los acuerdos de no divulgación, estos tienen que explícitamente incluir la información que se pretende mantener confidencial y evitar la demasiada amplitud que pretenda restringir el uso de información de conocimiento público, ya que se tornan inválido (o inaplicable) el acuerdo suscrito por constituir restricciones irrazonables al comercio (se restringen indebidamente el libre flujo de información necesaria para la competencia comercial).[45] Por otra parte, en los casos donde no se suscribe un acuerdo de confidencialidad se requiere demostrar con evidencia convincente los esfuerzos razonables realizados para proteger el secreto comercial.[46]  

VI. Apropiación indebida del secreto

La apropiación indebida de este derecho de excluir a otros surge cuando el demandado obtiene la información sobre el secreto sin previa autorización de su dueño, al tiempo que se han tomado las precauciones razonables para evitar su divulgación. [47]

En el artículo 2(b) de la LSC se define que se considera “medios inapropiados” en la obtención de esta información confidencial: 

Medios inapropiados – Medios ilícitos, no permitidos legalmente o que sean contrarios a la sana competencia, a leyes y la reglamentación vigente, mediante los cuales se obtiene un Secreto Comercial, incluyendo, pero sin limitarse a, apropiación ilegal, robo, soborno, dolo, engaño, incumplimiento de un deber contractual, interceptación de comunicaciones sin la debida autorización o espionaje, ya sea electrónico o por otro medio. No incluye la ingeniería inversa o la creación independiente.[48]

De entrada, podemos concluir que esta definición de “medios no apropiados (o improper means) incluida en la LSC es más abarcadora que la establecida en la UTSA.[49]  Por otra parte, en este prototipo de ley se incluyó (en el apartado de comentarios de la “SECTION 1. DEFINITIONS − Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments”)[50] una lista de lo que se denomina un “medio apropiado” para obtener el secreto de otro, a saber: (i) la creación o descubrimiento por invención independiente;(ii) por medio de la “ingeniería inversa”. Dicho de otra forma, partiendo del producto final hacia atrás (o sea, hacia su origen) para determinar el método por el cual fue desarrollado. La adquisición del producto debe (por supuesto) ocurrir también mediante un “medio apropiado”, como la compra del artículo en el mercado; (iii) la creación o descubrimiento bajo una licencia de uso concedida por el propietario del secreto; (iv) por observación del artículo o producto en uso o exhibición pública; o (v) adquiriendo el secreto comercial a través de literaturas publicadas.[51]

La LSC –al igual que la DTSA– consideran a la “ingeniería inversa”[52] o la “creación independiente” como medios apropiados para obtener un secreto de negocios de otro.  Sin embargo, aunque la “ingeniería inversa” es una defensa contra la apropiación indebida, “la mera posibilidad” de que un secreto comercial pueda ser conocido mediante un procedimiento de ingeniería inversa no es una defensa. De esta forma se pronunció el Tribunal Federal para el Distrito Central de California en Bal Seal Eng’g, Inc. v. Nelson Prods.: “Moreover, although reverse engineering is a defense to a misappropriation of trade secrets claim, the possibility that a trade secret might be reverse engineered is not a defense”.[53]

En síntesis, es el medio por el cual se adquiere el conocimiento de la información confidencial, lo que constituye la causa que determina su legalidad. En el próximo epígrafe abordaremos a fondo que se considera una “apropiación indebida” para efectos de la LSC. 

VII. Causa de acción

El artículo 6 de la LSC establece la premisa sobre “quien se apropie de forma ilícita de un secreto comercial” responderá a su dueño por los daños causados. También dispone una lista exhaustiva de que actos o prácticas se proscriben como “apropiación indebida” en territorio puertorriqueño, observemos:

Cualquier persona natural o jurídica que se apropie indebidamente de un Secreto Comercial responderá por los daños causados al dueño del mismo.

Para efectos de esta Ley, será apropiación indebida:
a) la adquisición de un Secreto Comercial de otro por parte de una persona que conocía o debió haber conocido que lo adquirió por medios inapropiados, ya sea directa o indirectamente; o
b) la divulgación o uso de un Secreto Comercial de otro, sin autorización expresa o implícita, por una persona que:

i. utilizó medios inapropiados para conocer el Secreto Comercial; o
ii. al momento de la divulgación o uso sabía o debió haber sabido que el Secreto Comercial fue:

1. obtenido por medio de una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados;
2. obtenido bajo circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o limitar su uso;
3. obtenido por medio de una persona que tenía un deber con el dueño del Secreto Comercial de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o
4. conocido por accidente o error.[54]

Esta lista taxativa de actos proscritos como apropiación indebida de información confidencial comercial básicamente es una copia literal de los parámetros de prohibición establecidos en la SECTION 1(2) MISAPPROPRIATION de la UTSA.[55] Estos también fueron incluidos por los Congresistas estadounidenses en la DTSA a través del título 18 U.S.C. § 1839 (5).[56]

Nótese que el Estado de derecho vigente puertorriqueño –al igual que el estadounidense– establece tres criterios a través del artículo 6 (a) de la LSC para determinar la ilicitud en la obtención del secreto por parte de una persona natural o jurídica, veamos:

a) El “conocimiento sobre la apropiación de la información confidencial por medios impropios”. Este es un criterio de fácil aplicación, toda vez que en este caso el infractor tenía previo conocimiento del acto ilícito; o en la alternativa

b) El “deber de conocer del demandado sobre la apropiación de la información por medios ilícitos”. La configuración de esta disposición (“debió haber conocido”), para efectos de la aplicación de este precepto de ley, es subjetiva. Está supeditada al “quantum de prueba” necesario para dejar establecido mediante preponderancia de prueba el conocimiento real del demandado sobre el acto de adquisición ilícito; y finalmente

c) La forma de adquisición de la información confidencial para la aplicación de esta norma puede ser “directa o indirectamente”. Lo cual es un criterio sumamente abarcador, toda vez que se refiere a todo tipo de forma mediante la cual se obtiene conocimiento sobre el secreto.

Por otra parte, el artículo 6 (b) de la LSC instituye la ilegalidad de la “divulgación o uso” de la información confidencial comercial, sin autorización “expresa o implícita” del propietario del secreto. La aplicación de este precepto puede configurarse en dos formas, a saber:

a) Por actos de divulgación o uso del secreto por parte de un participante del mercado que utilizó medios inapropiados para conocer la información confidencial comercial; o

b) En el instante de la divulgación o uso del secreto el demandado “sabía o debía haber sabido” que esta información confidencial fue obtenida por medio de(i) una persona que adquirió la información utilizando medios inapropiados; o (ii) circunstancias que dan lugar a un deber de mantener su confidencialidad o limitar su uso; o (iii) una persona que tenía un deber con el propietario del secreto de mantener su confidencialidad o de limitar su uso; o (iv) conocimiento acaecido por accidente o error”[57]

El Tribunal de Apelación Federal de Onceavo Circuito en Compulife Software, Inc. v. Newman, se expresó sobre el conocimiento advenido del secreto por causa de accidente o error, lo siguiente: “When, for instance, a defendant knows that his knowledge of a trade secret was acquired using ‘improper means’, or that he has acquired knowledge of a trade secret ‘by accident or mistake’ and still uses it, such use is actionable misappropriation”.[58]

El acto prohibido por el artículo 6 (b) (ii) (4) de la LSC (o en la “SECTION 1 (2)(C). DEFINITIONS−Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments”)[59] implica una conducta de una persona que busca justificar la divulgación o uso del secreto, cuando su conocimiento sobre la información confidencial ha sido a causa de un “accidente o error” y no por causa de un fracaso de los esfuerzos que sean razonables según las circunstancias para mantener su confidencialidad bajo el artículo 3 (b) de la LSC.

Ahora bien, el “accidente” que considera el artículo 6 (b) (ii) (4) de la LSC es distinto a la información obtenida por una “divulgación accidental” (accidental disclosure), toda vez que bajo esta clasificación está reconocida –esta divulgación– por la jurisprudencia estadounidense como un medio apropiado de adquisición de un secreto. El Tribunal Federal para el Distrito Central de California en JBF Interlude 2009 Ltd v. Quibi Holdings LLC.  dispuso sobre el particular que: “Trade secret laws do not offer protection against discovery by fair and honest means, such as by independent invention, accidental disclosure, or by so called reverse engineering”.[60]

Ninguna de estas leyes (LSC, UTSA y DTSA) consideran explícitamente en sus estatutos la “divulgación accidental (accidental disclosure)” como un medio apropiado de adquirir conocimiento sobre la información confidencial. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (en adelante “TSEU”) lo reconoce así en el citado caso de Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.[61] 

VIII. Procedimiento especial y remedios: interdicto y daños

El artículo sobre la “causa de acción” mencionado en el epígrafe anterior se complementa con los artículos 7 (Procedimiento Especial), 8 (Remedios – Interdicto) y 9 (Remedios – Daños) de la LSC, los cuales abordaremos en conjunto y de forma resumida a continuación:

A. Procedimiento Especial: El Tribunal está facultado por la LSC a emitir una orden provisional ex parte para que la parte demandada “paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del uso o divulgación del secreto comercial a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional”. Esto, si a juicio del Tribunal–en consideración a “una demanda jurada o apoyada por una declaración jurada presentada por el dueño de un secreto comercial, se aleguen hechos específicos que establezcan claramente que: (i) el demandado se apropió indebidamente del secreto comercial; (ii) que su divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños al demandante; y (iii) que el demandante tiene altas probabilidades de prevalecer”–procede dictar tal mandato. Esta “orden emitida perderá vigor, eficacia y valor, y no será ejecutable, luego de transcurrido el referido término de diez (10) días. Dicho término solo podrá prorrogarse si el Tribunal determina la existencia de circunstancias extraordinarias antes de que expire el término de la orden”.[62] La USTA no contempla en su prototipo de ley una orden provisional ex parte (conocido en los tribunales estadounidense como Ex Parte Restraining Order).[63] Sin embargo, la DTSA considera una orden ex parte para una incautación civil (civil seizure), pero bajo unas circunstancias extraordinarias.[64] El Tribunal de Apelaciones Federal del Quinto Circuito en CAE Integrated, L.L.C. v. Moov Techs., Inc. [65] expresó sobre el requisito de “circunstancias extraordinarias” para la concesión de un interdicto preliminar, lo siguiente:

Additionally, “[a] preliminary injunction is an extraordinary remedy which should not be granted unless the party seeking it has clearly carried [its] burden of persuasion”;[66] “Only under ‘extraordinary circumstances’ will we reverse the denial of a preliminary injunction”.[67]

La LSC no condiciona al Tribunal –para dictar una orden provisional ex parte– a la existencia de “circunstancias extraordinarias” sino a un criterio menos restrictivo, a saber: A la presentación de una demanda jurada o apoyada por una declaración jurada del propietario de un secreto comercial alegando hechos específicos sobre: (i) la apropiación indebida de su secreto de negocio; (ii) que le causa unos daños inminentes; y (iii) su alta probabilidad de prevalecer en el pleito.

B. Remedios–Interdicto: Este precepto autoriza al Tribunal a expedir una orden de interdicto (injunction) “en todo caso en que quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un secreto comercial o industrial”. Se podrá emitir de forma: (i) preliminar “sin que el demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable»; y (ii) permanente “una vez concluido el caso en su fondo”. El foro judicial “podrá extender el interdicto por un periodo razonable adicional para evitar una ventaja comercial indebida por la parte demandada o, cuando el secreto deje de existir, mediando culpa de la parte demandada”. Ahora bien, “el Tribunal a petición de la parte demandada dará por terminado el interdicto si el secreto comercial o industrial ha cesado de existir como secreto”. Claramente, cuando un secreto de negocios es divulgado a personas no autorizadas tal derecho se extingue, toda vez que entra en dominio público. Por otra parte:

el Tribunal podrá, bajo circunstancias extraordinarias, ordenar el pago de regalías razonables si determinase que la prohibición del futuro uso de un secreto comercial o industrial sería una medida irrazonable. El término dispuesto para el pago de dicha regalía no excederá el tiempo durante el cual el uso del secreto comercial o industrial hubiese sido prohibido. Se considerará como circunstancia extraordinaria el que se encuentre que una parte ha utilizado el secreto antes de tener conocimiento o estar en posición de conocer sobre la apropiación indebida, haciendo que el remedio de interdicto sea un remedio contrario a equidad.[68]

Este artículo 8 de la LSC faculta al Tribunal a ordenar −a la persona (o entidad) que se ha apropiado indebidamente del secreto empresarial (bajo “circunstancias extraordinarias”)− el pago de regalías (royalties) razonables durante el tiempo en el cual el uso del secreto comercial o industrial hubiese sido prohibido para esta persona (o entidad). Nótese que para ordenar el pago de regalías (royalties) es medular determinar previamente si la prohibición futura del uso del secreto es una medida irrazonable. En otras palabras, si es razonable ordenar un interdicto (injunction) que prohíba el uso de la información confidencial en el mercado o si fuera irrazonable tal prohibición por ser contrario a la equidad. Por último, este pago de regalías está supeditado al uso del secreto en el mercado, debido a que con la mera divulgación del secreto no procede ordenar el pago de estas regalías, toda vez que no está contemplado en la LSC.[69]

C. Remedios – Daños: Este artículo autoriza al demandante a “recobrar los daños materiales causados por [la] apropiación”. Además, lo faculta a reclamar “cualesquiera daños adicionales causados por cualquier ventaja obtenida por el demandado como resultado de la apropiación indebida que no hayan sido incluidos en el cómputo de las pérdidas causadas por los daños. De no poder probar, a satisfacción del Tribunal, los daños materiales o los daños por ventaja indebida, el Tribunal podrá ordenar el pago de regalías por un periodo que no será mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería prohibido”. Lo anterior, sujeto a “aquellos casos en los que ocurrió un cambio de posición o situación, previo a que el demandado conociera o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la información del secreto comercial o industrial, y ello provoque que una sentencia monetaria sea contraria a los principios de equidad”.

Dentro de las facultades que concede este artículo:

El Tribunal, en su discreción, podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres (3) veces los daños probados cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe. Los elementos para considerarse al otorgar daños por apropiación indebida de un secreto comercial o industrial incluyen, pero no se limitan a:
a) pérdida de ganancia por parte del dueño de la información;
b) valor de la suma que habría sido pagada a un consultor para desarrollar la información;
c) depreciación del valor de la información como resultado de la divulgación;
d)costos de desarrollo en el proceso de adquirir la información; o
e) valor en el mercado de la información.[70]

En este artículo 9 de la LSC contempla el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos por el titular del secreto comercial o industrial apropiado indebidamente. Obsérvese que la ley faculta al Tribunal a imponer una cuantía de daños equivalentes a una cantidad que no exceda tres (3) veces los daños probados cuando determine que la violación fue intencional o de mala fe. A estos fines, se incluye en este artículo de ley una lista no taxativa de elementos a considerarse para determinar los daños a ser adjudicados por la apropiación indebida. Lo cual encontramos muy acertado, que el legislador incluyera en este estatuto criterios objetivos para determinar el monto del recobro a adjudicar al titular de la información mercantil divulgada (o utilizada) sin autorización en el comercio.  Por otra parte, la ley también provee para que el Tribunal ordene el pago de regalías (royalties) por un periodo que no será mayor al periodo durante el cual el uso de la información sería prohibido; en aquellos casos, previo a que el demandado conociera o debiera haber conocido sobre la apropiación indebida de la información confidencial.

IX. Honorarios de abogado

El artículo 10 de la LSC dispone para el pago de honorarios de abogados en la situación donde la evidencia demuestra que la parte demandada de manera intencional y de mala fe se benefició de la información confidencial. Por ejemplo, aplicaría en los casos que una persona con conocimiento de causa sobre la apropiación indebida del secreto comercial procedió a explotarlo comercialmente para su beneficio, el cual lee como sigue:

Además de las circunstancias provistas en las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, el Tribunal deberá imponer en su sentencia el pago de una suma razonable por concepto de honorarios de abogado a la parte reclamante, si la evidencia presentada demuestra que la apropiación indebida por la parte demandada fue intencional y de mala fe.[71]

X. Preservación del secreto

La preservación del secreto comercial tiene dos vertientes dentro del derecho puertorriqueño (la sustantiva y la procesal). En la primera, el artículo 4 de la LSC dispone sobre las “medidas razonables de seguridad” que todo propietario “deberá tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares”. Esto, fundamentado en la “previsibilidad de la conducta mediante la cual el secreto comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el secreto”. Con relación al ámbito procesal, hay que tomar en consideración, primeramente, el artículo 11 de la LSC que establece todo un esquema procesal para la conservación del secreto y las reglas procesales de (i) Procedimiento Civil (sobre la etapa de descubrimiento de prueba), y (ii) de Evidencia (relacionadas al privilegio de secretos de negocio). En este artículo no abordaremos las reglas procesales antes mencionadas, pero sí la regulación procesal que se establece por medio de artículo 11 de la LSC que dispone como sigue:

a) En cualquier acción (o demanda) presentada al amparo de la LSC ante los tribunales por la “apropiación indebida” de un secreto comercial, “la parte demandante, antes del descubrimiento de prueba, describirá el secreto comercial de la manera más específica que sea posible sin tener que divulgar el mismo”.

b) Será deber de los tribunales preservar la confidencialidad del alegado secreto y “tomará las medidas que entienda que son necesarias, que podrán incluir, entre otras: (i) emitir una orden protectora que asegure su confidencialidad; (ii) el celebrar vistas cerradas; (iii) mantener los expedientes de la acción sellados; y (iii) ordenar a cualquier persona envuelta en el litigio a no divulgar el secreto comercial o industrial sin autorización previa del Tribunal”. Este artículo 11 (b) de la LSC es copia literal de la Sección 5 de la UTSA. [72]

c) Los tribunales, antes de ordenar el descubrimiento de información confidencial deberán “determinar si la parte que solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información”. A estos fines, la ley considera “necesidad sustancial”, si están presentes las siguientes circunstancias:

i. las alegaciones presentadas con el fin de establecer la existencia o ausencia de responsabilidad han sido presentadas de manera específica;
ii. la información que se busca descubrir es directamente relevante a las alegaciones presentadas de manera específica;
iii. la información que se busca descubrir es tal, que la parte que busca su descubrimiento quedaría sustancialmente perjudicada si no se le permite acceso a la misma; y
iv. existe una creencia de buena fe de que el testimonio o evidencia que se derive de la información que forma parte del secreto comercial será admisible en el juicio.

d) Los tribunales no están facultados por la LSC a ordenar “acceso directo a bases de datos que contengan información que forme parte de un secreto comercial a menos que el Tribunal encuentre” que: (i) “el proponente del descubrimiento no puede obtener dicha información por ningún otro medio”; y (ii) “que la información no está sujeta a ningún privilegio”.

e) El Tribunal puede condicionar el descubrimiento de dicho secreto comercial o industrial a la prestación de una fianza apropiada” a petición de su propietario.

f) Todo secreto comercial o industrial descubierto al amparo de esta Ley, sólo (sic) podrá ser divulgado a las personas identificadas en la orden emitida por el Tribunal, y sólo (sic) podrá ser usado o divulgado dentro del proceso judicial en el cual se autoriza su descubrimiento.

g) Toda persona que reciba información del secreto comercial o industrial al amparo de esta Ley estará sujeta a la jurisdicción de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

h) Cuando se discuta o divulgue un secreto comercial o industrial en un juicio o vista, el Tribunal ordenará el desalojo, de la Sala, de todas aquellas personas, cuya presencia no sea imprescindible para la continuación del proceso judicial y se permitirá al dueño obtener acuerdos de confidencialidad firmados individualmente por todas las personas que se encuentren presentes en Sala o sean parte de cualquier procedimiento en el cual se discuta, presente, o de cualquier otro modo se divulgue el secreto comercial, que no hayan otorgado previamente un acuerdo de confidencialidad con el dueño del secreto comercial o industrial”.

i) Toda información que sea parte del secreto comercial o industrial y toda copia, duplicado, escrito o cualquier otro medio que refleje o contenga información del secreto comercial, porciones o extractos del mismo, deberá ser devuelto al dueño del secreto comercial al finalizar el litigio, o destruido a satisfacción de éste.[73]

Nuestro más alto foro en Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Carlos Y. Santiago González, et al., expresó sobre los artículos 3 y 11 de la LSC lo siguiente:

[l]as disposiciones legales expuestas podemos deducir que un secreto comercial es toda aquella información (1) de la cual se deriva un valor actual, un valor potencial o una ventaja económica; (2) que no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados; y (3) que se ha mantenido confidencial a través de medidas razonables de seguridad. Art. 3 de la Ley Núm. 80-2011, supra. Asimismo, tanto de la legislación especial para la protección de secretos comerciales como del ordenamiento probatorio se desprende que la protección que concede el privilegio sobre este tipo de información no es categórica o incondicional. El privilegio puede ser superado si se invoca para encubrir un fraude o si su empleo causa una injusticia porque la parte que solicita el descubrimiento tiene una necesidad sustancial de la información privilegiada. Regla 513 de Evidencia, supra.[74] Por consiguiente, aunque se conceda su aplicación, el tribunal puede “recurrir a un ‘justo medio’ para permitir la divulgación de la materia protegida en forma limitada”. Chiesa Aponte, Ernesto L., Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, San Juan, 2009, pág. 169. En esos dos escenarios, los foros judiciales pueden autorizar la producción de la información que constituye el secreto comercial mientras preserven su confidencialidad y, para ello, tomen medidas razonables de seguridad. Véase, Jack B. Weinstein et al., Weinstein’s Federal Evidence, Sec. 508.07[1] (2d ed. 2016) (“Once the court determines that the materials at issue are trade secrets and the party seeking their disclosure has shown that the materials are relevant to the matters in controversy the court must determine what precautions should be applied to the disclosure”). Véase, además, Paul F. Rothstein & Susan W. Crump, Federal Testimonial Privileges: Evidentiary Privileges Relating to Witnesses & Documents in Federal Cases, Sec. 9:8 (2d ed. 2012-2013) (“If allegedly protected information is ordered disclosed, the court should[…] consider the application of proper safeguards to protect the substantial interest, both public and private, that underline the privilege.”) Estas medidas preventivas podrán incluir, entre otras, emitir una orden protectora que asegure su confidencialidad, mantener los expedientes del caso sellados, requerir la firma de acuerdos de confidencialidad y ordenar a cualquier persona involucrada en el litigio a no divulgar la información privilegiada sin autorización previa». Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2; Art. 4 de la Ley Núm. 80-2011, supra. Véase, también, J. Imwinkelried, The New Wigmore a Treatise on Evidence: Evidentiary Privileges, Sec. 9.2.3, (2d ed., 2010); Rothstein & Crump, supra, Sec. 9:8.[75]

Ciertamente en la LSC el legislador estableció un esquema procesal para proteger la divulgación de la información confidencial y así evitar que entre en dominio público. Ahora bien, esta protección no significa que no se pueda descubrir el secreto si se determina que la parte que solicita el descubrimiento tiene una “necesidad sustancial” de la información y están presentes las circunstancias que se detallan en el artículo 11(c)(i) al (iv) de la LSC. Sin embargo, hacemos la salvedad que el descubrimiento de la información confidencial bajo los parámetros establecidos en este artículo 11 de la LSC minimiza la posibilidad de que entre en conocimiento público los detalles del secreto comercial o industrial y desaparezca tal derecho de excluir a otros del uso, beneficios y la explotación comercial en el mercado del secreto de empresarial.

XI. Prescripción

El término prescriptivo para presentar una causa de acción ante los tribunales por infracción a esta ley es de tres (3) años. Comenzando a transcurrir “a partir de la fecha en que la persona afectada sabía o debió haber sabido” sobre los hechos que dan base para la presentación de una reclamación judicial por este estatuto.[76]

XII. A modo de síntesis final

Por lo antes narrado, indudablemente, esta ley beneficia a todos los participantes del comercio puertorriqueño y conforma la doctrina del liberalismo económico (el balance entre las leyes de oferta y demanda) para el correcto funcionamiento del mercado. Toda vez que proscribe la ocurrencia de actos de competencia desleal, al evitar el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno −en la creación y uso del secreto comercial o industrial− por parte de uno o varios participantes del mercado. A su vez, esta ley incentiva a los ciudadanos o compañías a desarrollar nuevos productos o servicios para el mejoramiento de la sociedad, y les permite a estos el recobro de la inversión realizada más su beneficio a perpetuidad; si establecen las medidas de seguridad adecuadas que eviten la divulgación de la información confidencial mercantil (o sea, si se establecen medidas que impidan  que esta información entre en dominio público; para así evitar que se extinga  o desaparezca este derecho de exclusividad).

* El autor obtuvo un grado de Doctor en Derecho (2020) con calificación sobresaliente y un Máster en Derecho Español Vigente y Comparado (2012) de la Universidad Complutense de Madrid. También ostenta un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (2008) con calificación Magna Cum Laude; un Bachillerato (1987) y un Grado Asociado (1982) en Ciencias de la Ingeniería Mecánica de la Universidad de Puerto Rico. Está licenciado para practicar la Abogacía y la Notaría en Puerto Rico. Además, está admitido a ejercer en el Tribunal Federal de Estados Unidos y posee una certificación como Árbitro ante el Negociado de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Asimismo, mantiene vigente sus credenciales para la práctica de la Ingeniería. Ha dedicado más de 35 años de su vida profesional al mundo corporativo y empresarial en el campo del desarrollo comercial, residencial y agroindustrial.

[1] Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA §§ 4131-4144 (2011).

[2] La ULC (también conocida como “the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws”), se estableció en el año 1892, proporciona a los estados una legislación no partidista, bien concebida y redactada que brinda claridad y estabilidad en las áreas críticas de las leyes estatales. Véase Uniform Law Commission, en http://uniformlaws.org/aboutulc/overview (última visita: 1 de junio de 2025).

[3]  Este modelo de ley se promulgó en el año 1979 y fue enmendado en el año 1985.

[4]  Ha sido adoptada por: (i) cuarenta y ocho (48) estados; (ii) el Distrito de Columbia; (iii) Puerto Rico; y (iv) las Islas Vírgenes de EE. UU. Véase David S. Levine & Christopher B. Seaman, The DTSA at One: An Empirical Study of the First Year of Litigation Under the Defend Trade Secrets Act, 53 Wake Forest L. Rev. 106, 113 (2018). Washington & Lee Legal Studies Paper No. 2018-03, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3112679 (última visita: 1 de junio de 2025).  Los estados que todavía no han adoptado parte o la totalidad de la USTA son Nueva York y Carolina del Norte. Sin embargo, hacemos la salvedad, que en el estado de Nueva York está bajo consideración dos (2) proyectos de ley sobre el particular (estos son los números: (i) New York Senate Bill S4729 Regular Session 2023-2024; y (ii) New York Assembly Bill A2701 Regular Session 2023-2024).

[5]  Hoy en día, son cuarenta y ocho (48) estados de la nación.

[6]  Último párrafo de la Exposición de Motivos, Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico, Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 2011 LPR 80.

[7]  La Real Academia Española define “erga omnes” como “Para o frente a todos”, en https://dpej.rae.es/lema/erga-omnes (última visita: 1 de junio de 2024)

[8]  El derecho de marcas excluye a otros del uso en el mercado de una marca, pero su finalidad es evitar la confusión

   en el consumidor o usuario del mercado sobre la procedencia del bien o servicio ofertado.

[9] La primera “Revolución Industrial” se originó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Se caracterizó por un cambio hacia la inversión de capital y la producción intensiva. Surgiendo un crecimiento rápido de la productividad y la calidad en el nivel de vida; la formación de grandes jerarquías corporativas, exceso de capacidad y –eventualmente– cierre de instalaciones. A mediados del siglo XIX, fueron testigos de otra ola de cambios masivos con el nacimiento del transporte moderno e instalaciones de comunicación (incluidos el ferrocarril, el telégrafo, el barco de vapor, etc.). Esto, junto a la invención de la tecnología de empaque de alta velocidad de productos de consumo dieron lugar a los sistemas de producción y distribución en masa de finales del siglo XIX y principios del XX (lo que se conoce como la segunda “Revolución Industrial”), según este autor en:  Michael C. Jensen, The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems, en, Michael C. Jensen.: A Theory of The Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms, Harvard University Press, 2000,  Journal of Finance, July 1993, page 3-4, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=93988 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.93988. (última visita: 1 de junio de 2025).

[10] Vickery v. Welch, 36 Mass. 523 (1 Pick. 1837). Este caso trata sobre el secreto comercial de una receta de hacer chocolate del negocio conocido como “Welch’s chocolate-mills” situado en Braintree, Massachusetts.

[11] US West Communications, Inc., v. Office if Consumer Advocate, 498 N.W.2d 711,714 (Iowa 1993).

[12] United States Patent and Trademarks Office Act, 35 U.S.C. §§1.-390.

[13] Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Carlos Y. Santiago González, et al., 197 DPR. 891 (2017).

[14] Robles Carmona v. Rivera Beltrán, KLCE202101287, 2022 PR App. LEXIS 875, 2022 WL 1197872 (TA PR 25 de marzo de 2022).

[15] Mercado v. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, KLCE201701789, 2018 PR App. LEXIS 802 (TA PR 21 marzo de 2018).

[16] Martínez v. De Jesús, KLCE201801376, 2019 PR App. LEXIS 543, 2019 WL 2224927 (TA PR 28 de febrero de 2019). 

[17] Dentro de los pocos casos considerados, véase: Aqua Gulf de P.R., Inc. v. Luis Orlando Vargas Muñoz Y Dff, Inc., KLAN201901447, 2021 PR App. LEXIS 196, 2021 WL 911263 (TA PR 19 de enero de 2021).

[18] El TSPR ha expresado que “Es una regla general de hermenéutica presumir que el legislador de Puerto Rico, al adoptar un estatuto de otra jurisdicción, también adopta la interpretación hecha por el tribunal de más alta jerarquía de ese lugar a la fecha de su adopción”. St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 D.P.R. 761, 762 (1988); “Habiendo sido nuestro Código Penal adoptado del Estado de California, se presume que el legislador de Puerto Rico adoptó sus artículos con la interpretación que hasta la fecha de dicha adopción le había dado el tribunal más alto de California”. Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265, 266 (1971).

[19] TLS Mgmt. & Mktg. Servs., LLC v. Rodríguez-Toledo, 966 F.3d 46,52 (1st Cir. 2020)

[20] In re Montreal, Maine & Atl. Ry., Ltd., 799 F.3d 1, 10 (1st Cir. 2015) (“holding that on an undecided state-law issue federal courts predict “the course that a state court likely would follow” by “begin[ning] with settled principles of state law and then consider[ing] persuasive authority from other jurisdictions and the teachings of learned treatises”).

[21]    Public Law 104–294, 104th Congress (1999) amended by Public Law 114–153, 114th Congress (2016), 18 U.S.C. §1831-1839 (2016).

[22]  Public Law 104–294, title I, § 101(a), Oct. 11, 1996, 110 Stat. 3489.

[23]  Según estos autores en: LEVINE & SEAMAN, supra nota 4, en la pág. 105.

[24]  Const. EE.UU. art. VI, cl.2; La cláusula segunda del artículo sexto de la Constitución de los Estados Unidos conocida como Cláusula de Supremacía dispone: “This Constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the supreme law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding». Véase Legal Information Institute – Cornell Law School, en https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi (última visita: 1 de junio de 2025)

[25] Véase inciso 5 de la definición de “información” en la Real Academia Española: https://dle.rae.es/informaci%C3%B3n (última visita: 1 de junio de 2025).

[26]   SECTION 1(4) DEFINITIONS − Uniform Trade Secret Act With 1985 Amendment en, https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025)

[27]  18 U.S.C. § 1839 (3):

the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—

(A)the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and

(B)the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.

Véase https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1839 (última visita: 1 de junio de 2025); se aclara que la enmienda realizada a través de la DTSA al título 18 U.S.C. § 1839 (3) de la ley federal EEA solo añadió al inciso (B) de esta subsección  la última oración que lee como sigue: “another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information”. El resto del texto de esta  subsección 1839 (3) quedó inalterado. .

[28] Texas Uniform Trade Secrets Act, Tex. Civ. Prac. & Rem Code Ann. § 134A.002 (6) (2017).

[29] Art. 3 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4132.

[30] Inteliclear, LLC v. ETC Global Holdings, Inc., 978 F.3d 653, 657 (9^th Cir. 2020).

[31] Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Carlos Y. Santiago González, et al., 197 DPR. 891, 906 (2017); United States v. Shanshan Du, 570 Fed. Appx. 490, 500 (6^th Cir. 2014)

[32] Véase Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1012 (1984) (“The economic value of that property right lies in the competitive advantage over others that [the plaintiff] enjoys by virtue of its exclusive access to the data, and disclosure or use by others of the data would destroy that competitive edge”).

[33] Masimo Corp. v. True Wearables, Inc., 2021 U.S. Dist. Lexis 88038 (“The standard to show that trade secrets derive economic value is not a high standard”); Calendar Research LLC v. Stubhub Inc. 2017 U.S. Dist. LEXIS 222745, 2017 WL 10378336, at *3 (C.D. Cal. Aug. 16, 2017).

[34] Cisco Sys. v. Wilson Chung, 462 F. Supp. 3d 1024, 1052 (N.D. Cal. Aug. 5, 2020).

[35] Calendar Research LLC., 2017 U.S. Dist., en la pág. 3.

[36] Id.

[37] Caudill Seed & Warehouse Co., Inc. v. Jarrow Formulas, Inc., 2020 U.S. Dist. LEXIS 94821 (W.D. Ky., May 31, 2020) (“Information that has commercial value from a negative viewpoint, such as the results of lengthy and expensive research which proves that a certain process will not work may be a trade secret, so long as otherwise meets the requirements to be a trade secret”).

[38] Art. 4 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4133.

[39] Heska Corp. v. Qorvo US, Inc., 2020 U.S. Dist. Lexis 180337 (“To satisfy the reasonable efforts requirement for demonstrating entitlement to protection of a trade secret, a plaintiff is not required to show that it utilized the full range of potentially protective measures that might have been available”).

[40]   Véase 18 U.S.C. § 1839 (3) (A).

[41]  United States v. Shanshan Du, 570 Fed. Appx. 490, 500 (6^th Cir. 2014) (“There is not a single definition for what constitutes «reasonable measures», though this Court has looked to physical security measures at facilities and confidentiality agreements relating to sensitive information”).

[42] United States v. Chung, 659 F.3d 815, 825 (9th Cir. 2011) (“reasonable measures for maintaining secrecy ‘have been held to include advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on [a] ‘need to know basis’, and controlling plant access”); véase también: SECTION 1(4)(ii) DEFINITIONS −Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, págs. 6-7 en:https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0  (última visita: 1 de junio de 2025)

[43] Hertz v. Luzenac Group, 576 F.3d 1103, 1112 (10^th Cir.2009); Colorado Supply Co. v. Stewart, 797 P.2d 1303, 1306 (1990) (citando Network Telecomms., Inc. v. Boor-Crepeau, 790 P.2d 901 (Colo. Ct. App. 1990))

[44] United States v. Shanshan Du, 570 Fed. Appx. 490, 500 (6^th Cir. 2014); United States v. Howley, 707 F.3d 575, 579 (6th Cir. 2013).

[45] Véase TLS Mgmt. & Mktg. Servs., LLC v. Rodríguez-Toledo, 966 F.3d 46,57-58 (1st Cir. 2020) (“Overly broad nondisclosure agreements, while not specifically prohibiting an employee from entering into competition with the former employer, raise the same policy concerns about restraining competition as noncompete clauses where they have the effect of preventing the defendant from competing with the plaintiff … [w]hile not specifically prohibiting an employee from entering into competition with the former employer, raise the same policy concerns about restraining competition as noncompete clauses where they have the effect of preventing the defendant from competing with the plaintiff … An employer’s interest does not extend to prohibiting the employee from using general knowledge acquired by the employee. It has been uniformly held that general knowledge, skill, or facility acquired through training or experience while working for an employer appertain exclusively to the employee. The fact that they were acquired or developed during the employment does not, by itself, give the employer a sufficient interest to support a restraining covenant, even though the on-the-job training has been extensive and costly … Overly broad confidentiality agreements constitute unreasonable restraints on trade which unduly restrict the free flow of information necessary for business competition and are thus unenforceable. A nondisclosure agreement is overly broad if the restriction is unnecessary for the protection of the employer’s business, unreasonably restrictive of the employee’s rights, and prejudicial to the public interest … A nondisclosure agreement is overly broad and invalid when the agreement prohibits disclosure of information that is not in fact confidential, because it is public knowledge”).

[46]  DePuy Synthes Prods. v. Veterinary Orthopedic Implants, Inc., 990 F.3d 1364, 1372 (2021) (“ . . . evidence of confidentiality is necessary to show reasonable efforts to protect a trade secret when there is no explicit confidentiality agreement. Without any express agreement or other evidence of a confidential relationship, Veterinary Orthopedic Implants, Inc. [defendant] internal efforts to keep the Manufacturer Identity confidential are not sufficient, in and of themselves, to constitute ‘reasonable efforts’ within the meaning of the Florida Uniform Trade Secret Act [FUTSA]”); Yellowfin Yachts, Inc. v. Barker Boatworks, LLC, 898 F.3d 1279, 1299-301 (11th Cir. 2018) (“finding that the plaintiff’s internal information security measures were not ‘reasonable efforts’ under the FUTSA, given lack of express confidentiality agreement and minimal evidence of implied confidential relationship”); Bateman v. Mnemonics, Inc., 79 F.3d 1532, 1550 (11th Cir. 1996) (“holding that, absent a written confidentiality agreement, a “unilateral assertion” of “an implied confidential relationship” was insufficient evidence and did not demonstrate “reasonable efforts” under the FUTSA»).

[47] Compulife Software, Inc. v. Newman, 959 F.3d 1288, 1312 (2020) (“Misappropriation occurs whenever a defendant acquires the secret from its owner without his permission at a time when he is taking reasonable precautions to maintain its secrecy”).

[48]  Art. 2(b) de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 L.P.R.A. § 4131.

[49]  SECTION 1(1) DEFINITIONS. As used in this [Act], unless the context requires otherwise:

“Improper means” includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a duty to maintain secrecy, or espionage through electronic or other means». Véase SECTION 1(1). DEFINITIONS − Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, en: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025)

[50] Véase SECTION 1. DEFINITIONS − Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, pág. 6, en: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025).

[51]  Id.

[52] Obsérvese nota al calce número 31 en Mallet & Co. v. Lacayo, 16 F. 4^th 364 (3^rd Cir. 2021), (“The DTSA expressly addresses the relationship between reverse engineering and trade secret misappropriation. And it excludes reverse engineering from the type of conduct it defines as misappropriation”).

[53] Bal Seal Eng’g, Inc. v. Nelson Prods., 2018 U.S. Dist. Lexis 220501. (C.D. Cal. August,3, 2018); Am. Def. Sys., Inc. v. S. California Gold Prod., Inc., 2009 WL 10671854 (C.D. Cal. May 14, 2009).

[54]   Art. 6 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 L.P.R.A. § 4134.

[55]  Véase SECTION 1. (2) MISAPPROPRIATION − Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, en: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/Sys tem/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025).

[56] Obsérvese el título 18 U.S.C. § 1839 (5) en Cornell Law School – Legal Information Institute en, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1839 (última visita: 1 de junio de 2025).

[57] Art. 6 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4134.

[58] Compulife Software, Inc. v. Newman, 959 F. 3d 1288, 1313 (11^th Cir. 2020).

[59] SECTION 1. DEFINITIONS. As used in this [Act], unless the context requires otherwise: (1) … (2) “Misappropriation” means: (i) … (ii) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who: (A)… (B)… (C) before a material change of his [or her] position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake. Véase SECTION 1. DEFINITIONS − Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, en: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025).

[60]  JBF Interlude 2009 Ltd v. Quibi Holdings LLC., 2020 U.S. Dist. Lexis 246878; en este sentido Bal Seal Eng’g, Inc., 2018 U.S. Dist. LEXIS 220501, 2018 WL 4697255, pág. 4 [citando Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 476 (1974) y Chicago Lock Co. v. Fanberg, 676 F.2d 400, 404 (9th Cir. 1982)].

[61]  Kewanee Oil Co., 416 U.S. en la pág. 476.  En este caso se estableció un precedente protegiendo a los titulares de creaciones o inventos que no cualifican sus productos, o sus técnicas para obtener un derecho de uso exclusivo a través de una patente. El TSEU revocó al Tribunal de Apelaciones Federal del Sexto Circuito y sostuvo que la ley de secretos comerciales del estado de Ohio no estaba desplazada (preempted) por la ley de patentes federal. En otras palabras, autorizó que estas leyes comerciales protegieran creaciones materiales que no son patentables. Ahora bien, deseamos hacer la salvedad que este Tribunal reconoció que la ley de secretos comerciales no protege contra el descubrimiento por medios justos y honestos, como (i) la invención independiente, o (ii) la divulgación accidental, o (iii) la llamada ingeniería inversa (reverse engineering), es decir, comenzando con el producto conocido y trabajando hacia atrás (o sea, hacia su origen)  para determinar el proceso que ayudó en su desarrollo o fabricación.

[62] Art. 7 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4135.

[63] Ahora bien, la USTA provee para que un Tribunal expida una orden de interdicto (injunction). Véase SECTION 2. INJUNCTIVE RELIEF− Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, pág. 8, en: https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025).

[64] 18 U.S.C.§ 1836 (b)(2).

[65] CAE Integrated, L.L.C. v. Moov Techs., Inc., 2022 U.S. App. LEXIS 22301.

[66] Future Proof Brands, LLC v. Molson Coors Bev. Co., 982 F.3d 280, 288 (5^th Cir. 2020) (quoting PCI Transp., Inc. v. Fort Worth & W. R.R. Co., 418 F.3d 535, 545 (5th Cir. 2005).

[67] Anderson v. Jackson, 556 F.3d 351, 355-56 (5th Cir. 2009) (quoting White v. Carlucci, 862 F.2d 1209, 1211 (5th Cir. 1989)).

[68] Art. 8 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 L.P.R.A. § 4136.

[69] El Tribunal de Apelaciones Federal del Cuarto Circuito en Airfacts, Inc. v. Amezaga, 30 F. 4 th 359, 368 (4th Cir. 2022) revoco en parte, una decisión del Tribunal Federal para el Distrito de Maryland en Greenbelt. En este caso el Tribunal de Distrito determinó que no procedía el pago de regalías a favor del demandante bajo la ley de este estado, toda vez que no pudo probar que su exempleado uso el secreto en el comercio. Este foro apelativo concluyo que, dado que la ley expresamente permitía el pago de regalías por divulgación, la corte no podía condicionar la adjudicación de este pago a que el demandado utilizara el secreto en el comercio, observemos:

The Maryland Uniform Trade Secrets Act authorizes reasonable royalty damages in lieu of damages measured by any other methods for a misappropriator’s unauthorized disclosure or use of a trade secret. Md. Code Ann., Com. Law § 11-1203(c). Because the Act expressly permits royalty damages for mere disclosure, the court can’t condition such awards on a defendant putting a trade secret to commercial use.

[70] Art. 9 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4137.

[71]    Art. 10 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4138.

[72]  SECTION 5. PRESERVATION OF SECRECY. In an action under this [Act], a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means, which may include granting protective orders in connection with discovery proceedings, holding in-camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval. Véase SECTION 5. PRESERVATION OF SECRECY − Uniform Trade Secret Act With 1985 Amendment en, https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=e58f19a0-6a5e-c90f-67c1-ac1f747ad47b&forceDialog=0 (última visita: 1 de junio de 2025).

[73]  Art. 11 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4139.

[74]  La Regla 513 de la Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI., R. 513 sobre secretos de negocios dispone:

La dueña o el dueño de un secreto comercial o de negocio tiene el privilegio -que podrá ser invocado por ella o por él o por la persona que es su agente o empleada- de rehusar divulgarlo y de impedir que otra persona lo divulgue, siempre que ello no tienda a encubrir un fraude o causar una injusticia. Si fuere ordenada su divulgación, el Tribunal deberá tomar aquellas medidas necesarias para proteger los intereses de la dueña o del dueño del secreto comercial, de las partes y de la justicia.

[75]  Ponce Advance Medical Group Network, Inc. v. Carlos Y. Santiago González, et al., 197 DPR 891, 906-07 (2017).  

[76]  Art. 13 de la Ley Núm. 80 de 3 de junio de 2011, 10 LPRA § 4141.